법무법인이 변리업무를 수행할 수 있는지 여부

 

서울행정법원 2017. 4. 27. 선고 2016구합70000 판결 [상표등록출원 무효처분 취소 청구의 소]

1. 사실관계

 

법무법인이 출원인을 대리하여 특허청에 상표의 등록을 출원을 하였는데. 특허청은 법무법인에게  '변리사법 제2조, 제21조에 따라 변리사가 아닌 자는 심사의 대리업무를 할 수 없으므로, 대리인에게 해당서류를 제출할 권한이 없다'라는 이유로 이 사건 상표등록출원에 관하여 대리권을 보정할 것을 요구으나, 법무법인이 이에 응하지 않자. 특허청은  '변리사가 아닌 자는 대리업무가 불가능하여 대리권을 보정할 것을 요구하였으나, 지정된 기간 내에 이를 보정하지 않았다'라는 이유로 이 사건 상표등록출원에 관하여 무효처분을 하였음

 

이에 법무법인이 이 출원 무효처분을 취소청구하는 소를 제기하였음

 

2. 법원의 판단

 

가) 구 변리사법(2016. 1. 27. 법률 제13843호로 개정되기 전의 것) 제2조는 변리사는 특허청 또는 법원에 대하여 특허, 실용신안, 디자인 또는 상표에 관한 사항을 대리하고 그 사항에 관한 감정과 그 밖의 사무를 수행하는 것을 업으로 한다고 규정하고, 제3조 제2호는 변호사법에 따른 변호사 자격을 가지고 변리사 등록을 한 사람은 변리사의 자격이 있다고 규정하고 있다. 그리고 변호사법 제49조 제2항은 법무법인은 다른 법률에서 변호사에게 그 법률에 정한 자격을 인정하는 경우 그 구성원이나 구성원 아닌 소속 변호사가 그 자격에 의한 직무를 수행할 수 있을 때에는 그 직무를 법인의 업무로 할 수 있다고 규정하고 있고, 제50조 제2항은 법무법인이 위 제49조 제2항에 따른 업무를 할 때에는 그 직무를 수행할 수 있는 변호사 중에서 업무를 담당할 자를 지정하여야 한다고 규정하고 있다.

따라서 법무법인은 구성원이나 소속 변호사가 변리사 등록을 하여 변리사 업무를 수행할 수 있는 경우 그 변호사를 담당자로 지정하여 위 변리사 업무를 법인의 업무로 할 수 있다.

나) 갑 제4, 5호증, 을 제1, 2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 더하여 보면, 이 사건 법무법인의 구성원 변호사인 E가 이 사건 상표등록출원 업무를 담당할 변호사로 지정된 사실, E 변호사는 2009. 8. 4. 변리사로 등록하여 이 사건 상표등록출원 당시까지 계속하여 변리사로 등록되어 있었던 사실을 인정할 수 있다.

다) 앞서 본 법률 규정을 이런 사실관계에 적용하면, 이 사건 법무법인의 구성원 변호사인 E가 변리사로 등록하여 변리사의 업무를 수행할 수 있고, 이 사건 법무법인은 E 변호사를 이 사건 상표등록출원 업무를 담당할 변호사로 지정함으로써 이 사건 상표등록출원에 관하여 원고를 적법하게 대리할 수 있다.

라) 따라서 원고의 나머지 주장에 관하여는 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 보정요구는 부적법하다.

 

3. 추가 쟁점사항

 

특허청은 위의 판결에 대해 항소를 하였으며(서울고등법원 2017. 10. 19. 선고 2017누48637 판결 [상표등록출원 무효처분 취소 청구의 소]), 항소를 하면서 보조참가신청도 하였으며(판결문에 나와 있지 않지만, 아마도 변리사회일 듯), 새로운 이유도 제기를 하였음

새로운 이유는 위 법무법인에서 변리사로 등록된 변호사가 위 사건의 처리 당시 휴업상태였기 때문에 위 법무법인도 적법하게 대리할 권한이 없다는 것임

 

4. 추가 쟁점사항에 대한 법원의 판단

 

피고는 변론종결 이후 이 사건 법무법인의 구성원 변호사 E(이하 '이 사건 변호사'라 한다)가 이 사건 처분 당시 변리사 휴업 상태였으므로 이 사건 법무법인에게는 이 사건 상표등록출원에 관하여 원고를 적법하게 대리할 권한이 없어, 이 사건 처분은 적법하다는 주장이 기재된 참고서면을 제출하였다.

행정처분의 취소를 구하는 항고소송에 있어서는 실질적 법치주의와 행정처분의 상대방인 국민에 대한 신뢰보호라는 견지에서 처분청은 당초처분의 근거로 삼은 사유와 기본적 사실관계가 동일성이 있다고 인정되는 한도 내에서만 다른 사유를 추가하거나 변경할 수 있을 뿐, 기본적 사실관계와 동일성이 인정되지 않는 별개의 사실을 들어 처분 사유로 주장함은 허용되지 아니하고, 여기서 기본적 사실관계의 동일성 유무는 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실에 착안하여 그 기초가 되는 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한지 여부에 따라 결정된다(대법원 2016. 7. 29. 선고 2014두3532 판결 참조).

살피건대, 이 사건 처분 사유는 변리사(특허법인을 포함하는 취지)가 아닌 법무법인에게는 (그 구성원변호사에게 변리사 자격이 있더라도) 신청대리권이 없다는 것이고, 위 추가 주장 사유는 (법무법인에게 신청대리권이 있다 하더라도) 변리사 자격이 있는 구성원 변호사가 휴업 상태이므로 신청대리를 할 수 없다는 것으로 당초 처분사유와 기본적 사실관계가 동일하다고 볼 수 없으므로, 피고가 이 사건 소송에서 위 주장을 이 사건 처분 사유로 추가하는 것을 허용할 수 없다.

(추가 쟁정메 대한 판단 자체를 하지 않았음)

 

5. 사견

 

항소를 하면서 주장했던 내용, 즉 휴업 중인 변리사(변호사)에게 대리할 권한이 있는지에 대해서 법원이 판단을 내리지 않음으로 인해서, 앞으로 이 쟁점에 대한 논란이 커질 것으로 생각됩니다. 

 

변리사법에서 등록에 대해 나와 있는 부분은 다음과 같습니다. 

 

제5조(등록) ① 변리사 자격을 가진 사람이 변리사 업무를 시작하려는 때에는 특허청장에게 등록하여야 한다.

② 삭제 <2016. 1. 27.>

③ 변리사의 등록신청과 그 밖에 등록에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

 

 제25조(미등록 개업금지) 변리사 자격을 가진 사람이 등록을 하지 아니하고 변리사 업무를 수행하면 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

 

일단 법조문 상으로만 보면, 제5조에서 특허청장에게 등록하는 것과 변리사회에 '개업, 휴업, 폐업'을 신청하는 것은 별개의 것으로 볼 수 있습니다.

즉, 대한변리사회에 휴업 신청을 했다고 하더라도, 그 변리사는 여전히 특허청장에는 등록한 상태로 볼 수 있게 되는 것입니다. 

 

현재 특허청장에게 등록을 하기 위해서는 변리사회에 가입을 하고 변리사회를 통하여 등록을 하는 것으로 알고 있기 때문에, 변리사회에 가입을 안하면 특허청장에게 등록을 할 수는 없는 것으로 알고 있습니다.

그런데, 그 후 휴업을 신청한다고 해서 특허청에 등록된 상태에 변동이 발생하지는 않기 때문에 이러한 문제가 발생하는 것으로 보입니다. 

(폐업신고를 하면 특허청에 등록된 변리사 등록번호도 없어지는데, 휴업상태에서는 특허청에 등록된 변리사 등록번호가 여전히 살아있기 때문에 문제가 되는 것 같습니다.)

 

그런데 특허청장에 등록하는 것과 대한변리사회에 개업신고를 하는 것이 별개라고 해석을 해 버리면, 대한변리사회 가입의무를 규정한 변리사법 제11조가 형해화되는 사태가 되어 버리게 되어서 문제가 되고, 대한변리사회에서도 반발이 심할 것 같습니다.(변리사회가 반발이 심하다고 해도 법원이 신경도 쓰지 않을 것 같기는 합니다.)

 

앞으로 이 부분에 대해 법원이 판단을 내릴지, 내린다면 어떤 판단을 내릴지가 굉장히 궁금하네요...

어쨌든 이 부분에 대한 결론이 어떻게 나올지