방법 발명의 간접침해(특허법 제127조 제2호)

특허법원 2015. 5. 1. 선고 2014허6025 판결 [권리범위확인(특)]

 특허법 제2조 제3호 나목은 방법의 발명의 실시는 그 방법을 사용하는 행위를 의미한다고 규정하고 있고, 특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 때에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다는 취지로 규정하고 있으므로, 특허권자 또는 이해관계인은 그 방법을 사용하는 행위에만 사용하는 물건과 대비되는 물건 을 심판청구의 대상이 되는 발명 으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다(대법원 2005. 7. 15. 선고 2003후1109 판결 참조).

 

*** 생산방법에 관한 특허발명의 경우, 그 생산방법에 의해 생산된 물건의 일부만 생산하는 경우 간접침해의 대상이 되는가에 대한 판례 등이 없는데... 이는 법조항으로 명백히 해당되지 않기 때문인 것으로 판단됨

 

즉, a, b, c로 구성된 제품을 생산하는 방법에 대해 특허가 주어진 경우, a 만을 생산한다면, 그 a 가 전용품이라고 하더라도 간접침해를 적용할 수 없는데.. 

그 이유는 특허법 제127조 제2호는

"특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위 "

를 간접침해로 규정하고 있는데, a는 방법(생산방법)의 실시에 사용하는 물건이 아니고, 방법을 실시한 결과로 나오는 물건이기 때문에 간접침해의 대상이 되는 물건이라고 보기 어려움

 

특허법 제127조 제2호의 대상이 되는 물건이 되기 위해서는, 특허발명이 물건을 생산하는 방법에 관한 것일 경우에는 그 물건을 생산하기 위한 제조장치 등에 해당되어야 간접침해가 성랩될 수 있을 것으로 사료됨(실제로 많은 판례가 이런 경우를 간접침해로 판결하고 있음)

 

제127조 제2호의 판례

특허법원 2017. 11. 16. 선고 2016나1455 판결 [손해배상(지)]

청구범위

【청구항 1】서로를 향해 조립된 부재를 꽉 붙여 부착하는 단계와, 조립된 부재의 재질보다 견고한 물질로 된 프로브에 의해 상기 조립된 부재를 서로 붙은 결합선을 따라 마찰열을 발생시키는 회전운동 조건 하에 두어 인접 부재에 가소화된 영역을 생성시키는 단계, 상기 생성된 가소화된 부재에 부재의 표면을 따라 수직압력을 가함으로써, 또 상기 가소화된 부재를 프로브 뒤에서 경화되도록 하면서 프로브 핀의 이동에 따라 가소화된 재질을 수직압력과 동시에 프로브 핀의 측면으로 수직한 방향으로 흐르게 함으로써, 상기 인접하여 조립된 부재의 길이방향에 대해 측면으로 수직한 방향 및 수직면에서 수직한 방향으로 가소화된 부재를 확장해서 흘려 확보한 용접선을 균일화시키는 단계를 포함하는 인접한 부재들의 재질 내에 가소성지역을 생성하는, 특히 사출되어 조립된 형상의 부재들을 마찰이동 용접하는 방법.

2) 이 사건 특허발명은 접합될 부재 사이에 프로브(probe)주1)를 삽입하여 회전시키면서 이동하도록 함으로써, 마찰에 의한 열을 이용하여 프로브 주변의 부재를 가소화주2)시키고, 그와 아울러 접합면 양쪽의 부재들을 교반에 의하여 혼합시키는 것을 내용으로 하는 용접방법으로서, 마찰교반용접(Friction Stir Welding, FSW) 방법이라는 명칭으로 알려져 있다. 한편, 마찰교반용접기(FSW 장비)는 이 사건 특허발명의 실시에만 사용되는 장비를 가리키는 용어로 사용되고 있다(아래에서도 동일하게 사용한다).

- 중략 - 

다. 피고의 생산·납품행위

1) 피고는 2002. 10. 29.부터 2014. 2. 28.까지 한라공조에게 마찰교반용접기 22대를 제작·납품하였다

2) 또한 피고는 2014. 4. 29. 한라공조와 사이에 마찰교반용접기 2대에 관한 납품계약을 체결하였고, 이 사건 특허발명의 존속기간 만료일인 2005. 1. 5. 이후 한라공조에게 마찰교반용접기 2대를 납품하였다.

-중략- 

나. ‘이 사건 제작·납품행위’가 간접침해에 해당하는지 여부

1) 위 기초사실에 의하면, 피고의 ‘이 사건 제작·납품행위’는 방법의 발명인 이 사건 특허발명의 실시에만 사용되는 물건을 생산·양도하는 행위에 해당한다(특허법 제127조 제2호).

 

 

 

특허법원 2017. 11. 10. 선고 2017나1018 판결 [손해배상(지)]

물건의 양도에 의한 특허권의 소진을 인정하는 주된 근거는, 특허권자 등에 의하여 제조·판매되는 물건발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등으로서는 그 물건발명 제품의 소유권을 적법하게 취득하였으므로 아무런 제한 없이 그 물건발명 제품을 사용할 수 있을 것으로 기대하는 것이 당연하고, 또한 그 물건발명 제품이 전전유통될 때 양도시마다 특허권자나 전용실시권자의 허락을 받아야 한다면 그 물건발명 제품의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해하는 문제가 있으며, 특허권자 등으로서는 그 물건발명 제품을 처음 양도할 때 특허발명의 대가를 확보할 수 있는 기회가 주어지면 족하고, 이들에게 이중의 이득 기회를 줄 필요가 없다는 데 있다.

그런데 이는 방법의 발명(이하 '방법발명'이라 한다)을 실질적으로 구현한 물건(이하 '방법발명 제품'이라 한다)의 경우에도 마찬가지이다. 즉, 방법발명 제품의 경우에도 특허권자 등에 의하여 제조·판매되는 방법발명 제품을 적법하게 양수한 양수인 등으로서는 그 방법발명 제품의 소유권을 적법하게 취득하였으므로 아무런 제한 없이 그 방법발명 제품을 사용할 수 있을 것으로 기대하는 것이 당연하고, 또한 그 방법발명 제품이 전전유통될 때 양도시마다 특허권자나 전용실시권자의 허락을 받아야 한다면 그 방법발명 제품의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해하는 불합리한 결과를 초래한다. 나아가 특허권자나 전용실시권자는 특허법 제127조 제2호의 규정에 의하여 방법발명의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도할 권리를 사실상 독점하고 있어 방법발명 제품의 사용에 따른 특허발명의 실시료를 반영하여 방법발명 제품의 양도가격을 결정하거나 방법발명 제품의 생산·판매를 허락받은 사람으로부터 양수인 등의 특허발명 실시료 상당액을 라이선스의 대가로 징수하는 등의 방법으로 양수인 등의 방법발명 제품 사용 등에 대한 특허발명의 대가를 확보할 수 있으므로, 방법발명 제품의 최초 양도 이후의 사용 내지 재양도 등에 대하여 다시 특허발명의 대가를 확보할 기회를 부여할 필요성도 없다.

또한, 방법발명도 그러한 방법이나 공정을 실시할 수 있는 장치 내지 설비를 통하여 물건발명과 마찬가지로 물건에 특허발명을 실질적으로 구현할 수 있을 뿐만 아니라, 경우에 따라서는 물건발명과 방법발명은 발명의 카테고리만 달리할 뿐 실질적으로 동일한 발명일 수 있고, 이러한 경우 특허권자는 필요에 따라 특허청구항을 물건발명으로 작성하거나 방법발명으로 작성하거나 또는 양자 모두로 작성할 수 있으므로, 방법발명의 특허를 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적 이유가 없으며, 오히려 방법발명에 대하여 특허권 소진을 부정할 경우 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 회피할 수 있게 되는 문제가 있다.