선등록상표 '삼성'에도 불구하고 '삼성제약'이 등록받을 수 있다고 한 사례(특허법원 2020허11) (특허법원 2020허28)(특허법원 2020허35)

등록상표 : 상표등록 제1325709호

 

지정상품 : 상품류 구분 제30류의 곡물을 주원료로 하는 건강기능식품, 식용 곡
분을 주원료로 하는 건강기능식품, 효모를 주원료로 하는 건강기능식품, 식용 맥아를
주원료로 하는 건강기능식품, 식용 당류를 주원료로 하는 건강기능식품, 꿀을 주원료로
하는 건강기능식품, 로얄젤리를 주원료로 하는 건강기능식품, 장류를 주원료로 하는 건
강기능식품, 식용 소금을 주원료로 하는 건강기능식품, 차(茶)를 주원료로 하는 건강기
능식품, 커피를 주원료로 하는 건강기능식품, 곡물가공식품, 식용 곡분, 효모, 식용 당
류, 장류, 식용 소금, 차(茶), 차를 주성분으로 하는 음료, 커피

l  사건 개요

원고는 피고를 상대로 등록상표는 삼성그룹 계열사들의 저명한 상호의 약칭인 ‘삼성’을 포함하여 구 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하고, 선등록상표들 및 선출원상표와 표장 및 지정상품이 유사하여 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하며, 선등록상표들 및 선사용상표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제10호 및 제12호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 등록상표는 ‘삼성’ 부분만으로 분리되어 인식된다고 보기 어려워 구 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하지 않고, ‘삼성제약’ 혹은 표장 전체로 호칭, 관념되어 선출원상표 및 선등록상표들과 표장이 유사하지 않고 출처의 오인, 혼동 염려가 없다고 보아 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제10호, 제12호에 해당하지 않는다는 이유로 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

l  판시 요지

등록상표의 출원시를 기준으로 원고가 속한 삼성그룹의 약칭인 ‘삼성’은 저명성이 있다고 할 것이므로, ‘삼성’은 저명한 타인의 상호의 약칭에 해당한다. 그러나 등록상표 중 ‘삼성제약’은 일반 수요자들에게 잘 알려져 있는 피고의 상호의 약칭이자 약제 및 건강기능식품, 음료 등과 관련하여 주지, 저명한 표장으로 일체불가분적으로 결합되어 있어, ‘삼성’만이 독립적으로 파악되어 삼성그룹의 상호의 약칭을 상기 또는 연상시킨다고 보기 어렵다고 할 것이므로, 등록상표는 저명한 삼성그룹의 상호의 약칭을 포함한다고 볼 수 없다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제6호에 해당하지 않는다.

등록상표는 선사용상표들인 ‘삼성’ 및 이를 포함하는 선등록상표들과 유사한 부분이 존재하기는 한다. 그러나 등록상표의 출원 또는 등록여부결정 당시에 ‘삼성제약’은 일반 수요자들에게 피고의 상호의 약칭으로 잘 알려져 있었고, 나아가 등록상표의 지정상품 관련 ‘건강기능식품’, ‘음료’ 등에 관하여 수요자 간에 피고의 상품이나 영업으로 현저하게 인식되어 있었다고 할 것이므로, ‘삼성’이 아닌 ‘삼성제약’이 일체불가분적으로 결합되어 그 자체가 요부가 된다고 할 것이다. 따라서 등록상표의 출원시 또는 등록결정시를 기준으로 등록상표와 선등록상표들, 선사용상표들의 표장은 서로 유사하지 아니하므로, 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제7호, 제11호, 제12호에 해당하지 않는다.

피고의 상호의 약칭과 동일한 등록상표 중 ‘삼성제약’ 부분은 일체불가분적으로 결합되어 지정상품 관련 ‘건강기능식품’, ‘음료’ 등과 관련하여 수요자 간에 피고의 상품이나 영업으로 현저히 알려진 주지·저명한 표장이다. 반면, 삼성그룹의 소속 회사인 삼성웰스토리는 등록상표의 출원일을 기준으로 설립된 지 1년 정도에 불과하고, 식자재유통과 급식사업을 주된 사업으로 하고 있으며, 달리 ‘건강기능식품’, ‘음료’ 등에 관한 사업을 한다고 볼 만한 자료가 없다. 따라서 ‘삼성’이 위 지정상품과 관련하여 수요자 간에 삼성그룹의 상품이나 영업으로 현저하게 인식되어 있었다고 보기 어렵다. 따라서 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하지 않는다.

결국 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각한다.

 

---

다른 여러 이유가 있지만, 이 판례에서 확인해야 하는 내용은 '삼성제약'이라는 표장이 해당 분야에서 주지 저명하므로, 일체불가분적으로 결합되어 있다고 봐야 하며, 따라서 삼성제약에서 삼성을 제약과 분리하여 관찰하는 것은 타당하지 않다는 것입니다.