소모품의 간접침해 판단 기준

간접침해에 관한 규정은, 간단하게 말하면, 특허법상 직접 침해는 아니지만, 침해로 볼 수 있는 경우를 규정한 조항입니다. 

 

특허법상 침해(직접침해)로 인정받기 위해서는 기본적으로 특허의 청구범위에 기재된 구성을 모두 포함하고 실시를 해야 하고 그 구성요소 중 일부만 실시하는 경우에는 침해로 인정되지 않습니다.  따라서 침해자가 이러한 규정을 이용하기 위하여 구성요소 중 일부만 제외하고 실시하는 경우가 발생할 수 있는데, 이러한 편법을 방지하기 위하여 규정된 것이 간접침해에 관한 규정입니다. 

 

법문을 보면 다음과 같습니다. 

 

제127조(침해로 보는 행위) 다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.

1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

 

간접침해에 관한 내용은 다음에 구체적으로 살펴보겠습니다.  오늘은 가장 중요한 판례 중 하나만 소개하도록 하겠습니다. 

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대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 [권리범위확인(특)] [공2001.3.15.(126),574]

판시사항

[1] 특허발명의 대상인 물건에 사용되는 소모부품이 특허권의 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하기 위한 요건 및 그 주장·입증책임의 소재(=특허권자)

[2] 특허발명을 채택한 레이저 프린터에 사용되는 소모부품인 (가)호 발명의 감광드럼카트리지가 특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하여 (가)호 발명이 특허발명의 권리범위를 벗어날 수 없다고 한 사례

 

판결요지

[1] 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하고, 위 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다.

[2] 특허발명을 채택한 레이저 프린터에 사용되는 소모부품인 (가)호 발명의 감광드럼카트리지가 특허발명의 본질적 구성요소이고 다른 용도로는 사용되지도 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라 레이저 프린터 구입시에 그 교체가 예정되어 있었고 특허권자가 그러한 감광드럼카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로 특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하여 (가)호 발명이 특허발명의 권리범위를 벗어날 수 없다고 한 사례.

참조조문

[1] 특허법 제127조 제1호 , 제135조 제1항 / [2] 특허법 제127조 제1호 , 제135조 제1항

참조판례

[1][2] 대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정(공1997상, 72)

원고,상고인	주식회사 루트스 (소송대리인 변리사 원석희 외 1인)
피고,피상고인	삼성전자 주식회사 (소송대리인 변리사 임평섭 외 2인)
원심판결	특허법원 1998. 10. 29. 선고 98허4661 판결

주문

상고를 기각한다. 상고비용은 원고의 부담으로 한다.

이유

1. 특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하고(대법원 1996. 11. 27.자 96마365 결정 참조), 위 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다.

같은 취지에서 원심이, ㈎호 발명의 감광드럼카트리지는 전체적으로 이 사건 특허발명을 채택한 레이저 프린터에 꼭 맞는 구성을 취하고 있고, 현재 ㈎호 발명의 감광드럼카트리지는 전량 이 사건 특허발명을 채택한 레이저 프린터에만 사용되고 있으며, 이 사건 특허발명을 채택하지 아니한 레이저 프린터 중 ㈎호 발명의 감광드럼카트리지를 사용할 수 있는 것은 없는 사실, 레이저 프린터에 있어서 인쇄되는 종이를 기준으로 할 때 레이저 프린터 자체의 수명은 약 300,000장이나, 그 중 토너카트리지는 약 3,000장, 감광드럼은 약 15,000장, 현상기는 약 50,000장의 수명을 가지고 있어 그 이후에는 새로운 것으로 교체해 주어야 하고, 이 사건 특허발명을 실시하고 있는 피고는 이 사건 특허발명을 채택한 레이저 프린터에 사용되는 각 부품을 별도로 생산하여 판매하고 있는 사실을 인정한 다음, 위 감광드럼카트리지는, 이 사건 특허발명의 본질적인 구성요소이고, 다른 용도로는 사용되지도 아니하며, 일반적으로 널리 쉽게 구입할 수도 없는 물품일 뿐만 아니라, 레이저 프린터의 구입시에 그 교체가 예정되어 있었고, 특허권자인 피고측에서 그러한 감광드럼카트리지를 따로 제조·판매하고 있으므로, 결국 ㈎호 발명의 감광드럼카트리지는 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하며, 원고의 주장과 같이 ㈎호 발명의 기술사상을 채택하되 설계변경에 의하여 ㈎호 발명과 다른 제품을 만드는 경우에 그것이 이 사건 특허발명의 실시물건 이외의 물건에 사용될 가능성이 있다는 것만으로는, ㈎호 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위를 벗어날 수는 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 특허법 제127조에 관한 법리오해 등의 위법이 없다. 따라서 이 점 상고이유는 모두 받아들이지 아니한다.

2. ㈎호 발명의 감광드럼카트리지가 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용되는 이상, ㈎호 발명이 공지의 감광드럼카트리지에 개선된 폐토너 회수통을 결합한 것이라고 하더라도, 위와 같은 간접침해의 성립에는 아무런 지장이 없다. 따라서 이 점 상고이유도 받아들이지 아니한다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 주문과 같이 판결한다.

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쟁점이 되는 부분 중의 하나는 특허법 제127조의 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건에 소모품도 포함되느냐였는데, 이러한 소모품의 경우에는 다음과 같은 조건을 만족하는 경우에만 간접침해로 인정받을 수 있다고 판시하고 있습니다. 

즉,i) 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 ii) 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품이고, iii)

당해 발명에 관한 물건의 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, iv) 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있어야 합니다. 

 

물론 소모품이 아닌 경우에는 이와 같은 요건이 필요없습니다.